Защита бренда оффлайн и онлайн

Защита бренда оффлайн и онлайн

Защита бренда оффлайн и онлайн

Защита бренда оффлайн и онлайн
01.03.2018

Товарные знаки окружают нас в повседневной жизни со всех сторон, становясь частью разговорной речи: “Я сижу Вконтакте”, “Я езжу на БМВ”, “Я ищу в Яндексе”. Главной их задачей является индивидуализация товара или услуги и предотвращение путаницы на прилавке, в онлайн-магазине, в рекламе или даже просто на улице. В условиях современной конкуренции и насыщенного рынка с товарными знаками потребителю легче различить однородные товары и услуги разных производителей. Более того, товарный знак - это особый способ коммуникации с покупателем, способ, который передает покупателю эмоциональные и интеллектуальные сообщения о вашей компании, продуктах, услугах. Поэтому очень важно вовремя позаботиться должным образом о правовой охране вашего товарного знака и знать, каким образом защитить свое право на товарный знак.

Товарный знак - это обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, на которое признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (Статья 1477 ГК РФ).

Для защиты товарного знака в России необходимо зарегистрировать его в ведомстве Роспатента - Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС), регистрация подтверждается свидетельством. Для выхода на международный рынок рекомендуется регистрировать товарный знак по Мадридской системе, которой могут воспользоваться любые лица из стран-участниц (116 стран, включая Россию) подписавших Мадридское соглашение о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 г. и Протокол к Мадридскому соглашению от 27 июня 1989 г. Если нужная страна не входит в состав списка государств-участников Мадридского соглашения, тогда придется регистрировать право на товарный знак отдельно в каждой из необходимых стран.

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные (трехмерные) и другие обозначения или их комбинации (статья 1482 ГК РФ). Перечень открытый, таким образом, закон допускает также регистрацию нетрадиционных обозначений: звуковых, световых, цветовых, голографических, обонятельных, изменяющихся.

К известным примерам таких нестандартных форм товарного знака можно отнести грозный рык льва кинокомпании “Metro Goldwyn Mayer”, щелчок открывающейся зажигалки Zippo. В России первый зарегистрированный Роспатентом товарный знак с запахом - это кожаная бирка с ярко выраженным запахом натуральной кожи, исключительное право принадлежит парфюмеру Наталье Коляго. Касаемо цветовых обозначений, не так давно Роспатент зарегистрировал красный, зеленый и синий цвет в качестве товарных знаков “МТС”, “Сбербанка” и “Газпрома”.

Следующие шаги следует осуществить, чтобы зарегистрировать товарный знак в России:

1. Первым делом необходимо проверить разработанный товарный знак на степень его уникальности, отличительности (поиск в реестре ФИПС). Лучше отнестись к этому очень внимательно, потому что в случае неудачи вы потеряете деньги и время.

2. Далее выбираем сферу использования знака, то есть класс товаров и услуг, согласно Международной классификации товаров и услуг. Существуют методические рекомендации по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, которые могут быть полезны для определения класса.

3. Подача документов в Роспатент. Можно подать лично, почтой, через посредника или посредством электронной заявки через сайт ФИПС.

4. Роспатент проверяет документы, уплату госпошлины, проводит формальную экспертизу заявки, после чего проводит экспертизу обозначения, заявленного в качестве товарного знака. Основания для отказа в регистрации сформулированы в статье 1483 ГК РФ (например, обозначения, вошедшие во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида или являющиеся общепринятыми символами и терминами, зарегистрировать нельзя)

5. Общий срок приема, регистрации, экспертизы заявки и выдачи свидетельства на товарный знак составляет 18 месяцев и 2 недели (подробнее см. пункт 13 Регламента предоставления госуслуг по регистрации товарного знака).

6. Получив положительное решение, необходимо оплатить госпошлину за выдачу свидетельства, после чего в течение 60 дней со дня предоставления в ведомство платежного документа об оплате госпошлины заявитель получает свидетельство.

Исключительное право на товарный знак действует в течение 10 лет с даты подачи заявки на госрегистрацию знака в Роспатент, с возможностью продления на 10 лет неограниченное число раз по заявлению правообладателя согласно (статья 1491 ГК РФ). Так как процесс получения сертификата занимает больше года стоит позаботиться о продлении исключительного права заранее.

Правовая охрана товарного знака прекращается по основаниям, указанным в ст.1514 ГК РФ, среди которых:

- истечение срока действия исключительного права на товарный знак;

- в случае отказа правообладателя от права на товарный знак;

- вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет;

- в связи с прекращением правообладателя - юридического лица/ИП;

- на основании решения суда о досрочном прекращении правовой охраны коллективного знака в связи с использованием этого знака на товарах, не обладающих едиными характеристиками их качества или иными общими характеристиками;

- и иные.

Самостоятельная регистрация товарного знака вполне реальна, однако, часто профессиональные организации-посредники знают лучше нюансы порядка оформления и предоставления документации в Роспатент, что может колоссально сэкономить ваше время. Стоит помнить, что после того, как вы успешно зарегистрируете товарный знак, у него появляется потенциально бесконечный срок охраны за счет возможности его продления каждые 10 лет и, таким образом, долгосрочное конкурентное преимущество на рынке. Например, Pepsi-Cola впервые зарегистрировала товарный знак в 1896 году, а Mercedes - в 1900 году, и эти товарные знаки до сих пор находятся под охраной.

Особенности судебной защиты товарных знаков

Споры о нарушении исключительных прав на товарные знаки между юрлицами/ИП не редкость, и судебных тяжб по этой категории много. Если вы обнаружили, что кто-то нарушает ваше исключительное право на товарный знак, попытайтесь разрешить ситуацию путем переговоров и в претензионном порядке. Если положительный результат не достигнут, то обращайтесь к сотрудникам Фемиды. Дела о нарушении прав на товарные знаки рассматриваются в арбитражных судах по правилам Арбитражного процессуального кодекса РФ (АПК РФ).

Что необходимо доказать?

Необходимо доказать, что нарушитель прав на товарный знак (ответчик) использует тождественное или сходное до степени смешения обозначение в отношении однородных товаров. Суд также оценивает, является ли одинаковым назначение товаров истца и ответчика, условия реализации товаров (совпадают ли места продажи), круг потребителей, устройство, материал товаров (Определение ВС РФ от 11 января 2016 г. № 300-ЭС15-10765).

Согласно рекомендациям Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) (п. 2.458 WIPO Intellectual Property Handbook), по общему правилу товары однородны (схожи, но не идентичны), когда при их реализации под товарным знаком, сходным до степени смешения, у потребителей складывается впечатление, что они происходят из одного источника, от одного производителя, при этом принимаются во внимание все обстоятельства дела, включая род товаров, цели, для которых они используются, торговые каналы, через которые они реализуются, но особенно - происхождение (природа) товара и обычные места продажи.

Виды доказательств, разумеется, зависят от вида товарного знака, будь то звуковое, графическое, словесное или иное обозначение. Следующие виды доказательств чаще всего используются:

- Письменные и вещественные доказательства, например, чеки, образцы контрафактной продукции;

- Результаты социологических опросов;

- Показания свидетелей;

- Аудио- и видеозаписи;

- Информация, размещенная в интернете. Например, доказательства, зафиксированные истцом самостоятельно: распечатка веб-страницы онлайн-магазина ответчика, распечатка скриншота, распечатка интернет-переписки. Однако такие доказательства суд оценивает на предмет их достоверности по своему внутреннему убеждению с учетом мотивированных возражений участвующих в деле лиц. Достоверной информацией суд считает, например, сведения, содержащиеся в нотариальном протоколе осмотра веб-страницы, информацию, подтверждающую администрирование ответчиком определенного доменного имени, полученную с использованием сервиса «whois», официальную информацию, размещенную на сайтах органов, осуществляющих публичные полномочия.

(СИП РФ разработал полезную справку по вопросам, возникающим при оценке доказательств, содержащих информацию, размещенную в сети «Интернет»);

- Результаты экспертизы, назначенной судом по ходатайству стороны. При этом сложившаяся судебная практика показывает, что “экспертиза назначается только для разрешения возникших при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний. Вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует”.

Например, в деле между АЗС “Шелл” и АЗС “Петровскнефтепродукт” о незаконном использовании последним цветовых товарных знаков Шелл и обозначений, которые сходны с ними до степени смешения, суд указал, что в этом деле не нужно назначать специальную экспертизу, так как спорный вопрос можно разрешить с позиции рядового потребителя.

Помимо судебной защиты можно обратиться в Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) с требованием о признании действий ответчика недобросовестной конкуренцией на основании ст. 14.4 ФЗ “О защите конкуренции”.

Несмотря на то, что в российском законодательстве отсутствуют нормы о свободном использовании товарных знаков без согласия правообладателей, исходя из российской судебной практики на основании толкования понятия товарного знака (п. 1 ст. 1477 ГК РФ) и способов его использования (ст. 1484 ГК РФ) допускается использование товарных знаков третьими лицами, если они применяются не в целях индивидуализации товаров, а в информационных и/или описательных целях (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 22 июля 2016 г. по делу № А40-128923/2015, Определение Верховного Суда РФ от 24 февраля 2015 г. по делу № А40-139596/2013, Определение Верховного Суда РФ от 2 сентября 2016 г. № А40-47872/2015). Поэтому, если кто-то использует ваш товарный знак, проверьте, действительно ли потенциальный нарушитель намеревается индивидуализировать свой товар.

Товарные знаки и доменные имена

Домен, как объект права, отсутствует в Гражданском кодексе РФ, но часто юристы отождествляют доменные имена с товарными знаками. Президиум ВАС РФ еще в 2001 году отметил следующее: Доменные имена фактически трансформировались в средство, выполняющее функцию товарного знака, который дает возможность отличать соответственно товары и услуги одних юридических или физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических или физических лиц. Кроме того, доменные имена, содержащие товарные знаки или торговые наименования, имеют коммерческую стоимость» (Постановление Президиума ВАС РФ от 16.01.2001 № 1192/00 по делу № А40-25314/99-15-271).

Споры о доменных именах, содержащих в себе название товарного знака в настоящее время стали все более распространенными. Количество злоупотреблений и недобросовестной конкуренции растет: киберсквоттинг, тайпсквоттинг, фишинг, хайджекинг. Например, фишинг (от англ. fishing или phishing) - это деятельность по регистрации домена, похожего по написанию на домен известного сайта, таким образом фишеры вводят пользователя в заблуждение и получают доступ к их паролям, персональным данным, кредитным картам. Киберсквотинг (от англ. cybersquatting) или «захват доменов» - это общее название недобросовестной регистрации наименования чужой товарной марки в имени домена. Часто это имеет форму покупки доменных имён, созвучных названиям известных компаний, географическим названиям, наименованиям товаров и прочих узнаваемых вещей с целью их дальнейшей перепродажи или размещения рекламы. Перепродажа часто происходит на аукционах (к примеру, sedo.com/us, nic.ru/auction/#buying). Существует также понятие “обратный захват”, когда лицо регистрирует товарный знак, чтобы потом отобрать доменное имя, т.е. это прямо противоположное киберсквоттингу явление.

При рассмотрении споров о незаконном использовании товарного знака в доменном имени приоритет признается за владельцами исключительных прав на товарный знак. В 80% случаев суд встает на их сторону, и даже добросовестный владелец домена может его потерять.

В 2013 году РЖД подало в суд на предпринимателя Чумакова, который создал интернет-магазин rzd-shop.ru и продавал сувенирную продукцию с логотипом РЖД. Суд признал его полностью виновным, взыскал 200 тысяч рублей в пользу истца и обязал нарушителя безвозмездно передать право администрирования доменного имени rzd-shop.ru ОАО «РЖД».

Ниже перечислены обстоятельства, которые суды учитывают при рассмотрении споров об использовании товарного знака в доменном имени (Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11 ноября 2008 г. по делу №5560/08):

- Идентично ли доменное имя или сходно до степени смешения с товарным знаком истца;

- У владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени (владелец доменного имени не использовал спорное словесное обозначение, соответствующее доменному, для добросовестного предложения товаров и услуг, т.е. в коммерческой деятельности)

- Доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно

Условия добросовестного использования сформулированы в правилах UDRP (Uniform Domain-Name Dispute Resolution Policy, Единые правила рассмотрения споров о доменных именах), которые были разработаны Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС). Президиум СИП РФ указал, что по спорам о доменных именах суды могут использовать положения, сформулированные в UDRP при рассмотрении вопросов о недобросовестности лица, участвующего в деле.

Пример добросовестного использования домена, созвучного товарному знаку другого бренда, был раскрыт в кейсе “Nissan”, рассмотренного в США. В 1991 году в Северной Каролине (США) предпринимателем Uzi Nissan была основана компания NissanComputerCorp, которая занималась продажей компьютеров, комплектующих и связанных с ними услуг. В 1994 году им было зарегистрировано доменное имя nissan.com. В 2000 году компания NissanMotorCo подала в суд на предпринимателя указав, что сайт nissan.com вводит в заблуждение потребителей и ухудшает репутации компании. После трех лет судебных процессов дело завершились победой ответчика. Право на администрирование доменного имени было оставлено за ним, а компании Nissan пришлось использовать для своей деятельности nissanusa.com.

Согласно отчету «Домены и товарные знаки в Рунете», подготовленному Координационным центром доменов .RU/ .РФ и компанией “Онлайн Патент”, точное совпадение с товарными знаками имеет всего порядка 1,2% делегированных доменных имен в России. В RU-Center считают, что в РФ по-прежнему невысокий уровень грамотности в области управления интеллектуальной собственностью, товарными знаками, доменами. Поэтому очень важно при регистрации права на товарный знак также получать право на администрирование доменного имени, содержащего словесное обозначение товарного знака. Несмотря на то, что законодатель не включил доменное имя в список охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, все же превалирует мнение, что доменные имена на данный момент являются одним из воплощений товарного знака.

Заключение

Процедура регистрации товарного знака или его защиты в суде может оказаться весьма трудной и времязатратной. Все же предпринимателям необходимо понимать, почему товарные знаки являются важными активами и помощниками развития бизнеса. Особенно это актуально сейчас, когда все, что раньше происходило, как правило, оффлайн переходит в онлайн. Интернет стал огромной площадкой для рекламы, онлайн-магазинов, СМИ, социальных сетей, через которые компании получают доступ к пользователям-потенциальным покупателям. А первое, что видят пользователи, находя вашу компанию в поисковике или на каком-либо сайте, это ваш торговый знак.



Позвоните нам
или оставьте нам заявку